白宫日前宣布了通过限制“专利断言实体”（又称“专利流氓”）的行为“提升高新技术专利创新的主要举措”。列表包括五项行政措施和七项立法建议。   

    同一天，国家经济委员会与经济顾问委员会发布一份题为“专利断言与美国创新”的报告。报告发现了这类公司给国家经济带来的重大损害并提出了解决问题的建议。   

    报告称：“具体政策应当致力于用高标准的新颖性和非显而易见性来培育更清晰的专利，减少专利权所有者和技术使用者诉讼成本上的差异，增强创新体系应对新技术和新商业模式提出的挑战的适应性，很可能会在今天产生一个类似的效果。”   

    专利断言实体（PAE）是指积累专利并起诉他人侵犯那些专利，但通常他们本身不制造任何东西（因此相反地不会因为侵犯他人专利而被起诉）的公司。专利诉讼的威胁或现实被视为阻碍创新。   

    继2011年通过了改革美国专利法律的《美国发明法案》（AIA）之后，2013年2月美国总统奥巴马称美国“在专利改革上的努力只付出了我们需要付出的一半。”下一个需采取的措施是将利益相关者聚集在一起并就“更加灵活的专利法”寻求共识。   

    行政活动包括：1）要求专利申请者和所有者定期更新有关谁真正掌握一项专利的信息；2）对美国专利商标局（USPTO）的审查员开展新培训，以提升尤其是在软件领域权利主张的清晰度；3）设立一个网站，帮助教育那些面临潜在专利流氓所提要求的最终用户；4）扩展外联服务工作并收集有关专利政策和滥用诉讼的更多数据和研究；5）对海关与边境保护局（CBP）和国际贸易委员会（ITC）的程序进行跨部门审查，以确保禁止侵权货物进口的排除令的透明度和有效性。   

    对美国国会的立法建议包括：   

    1、通过要求发送通知书、提起侵权诉讼或寻求PTO审查的任何一方提交更新的专利所有权信息，使PTO或地区法院对不遵守行为施加制裁等方式，要求专利权人和申请者披露“真正的利益主体”。   

    2、在专利案件中判定胜诉方费用方面允许更多的自由裁量权，根据35 USC 285在判定律师费用上给予地区法院更多的自由裁量权以作为滥用法庭诉讼的制裁（与适用于版权侵权案件的法律标准类似）。   

    3、扩展PTO所涵盖的商业方法专利的过渡方案，纳入更广泛的计算机功能专利类别，允许更多质疑者请求专利审判与上诉委员会（PTAB）审查已公布专利。   

    4、保护消费者和企业的现成使用，通过给予消费者和企业更好的法律保护，避免他们承担产品被现成使用和仅依拟定用途使用带来的责任。此外，对一个供应商、零售商或生产商已提起侵权诉讼时，对这类消费者也需采取诉讼程序。   

    5、修改获得禁令的ITC标准，以更好地与eBay公司诉MercExchange案中的传统四要素测试一致，并提高适用于ITC和地区法院标准的一致性。   

    6、利用通知书的透明度来控制滥用诉讼，鼓励以可让公众获得和检索的方式公开呈报通知书。   

    7、确保ITC在聘请合格的行政法法官方面享有充分的灵活度。   

    同时，也许是最大的所谓的PAE——知识产权风险投资公司宣布了几个指控另一批颇受欢迎的金融服务企业的专利侵权案件。知识产权风险投资公司（IV）在它对PNC金融服务集团和欧马哈第一国家银行提出控告后的一周，又对摩根大通和五三银行提出诉讼。一名发言人称，“我们曾试着与这些企业进行许可讨论，但我们做交易的努力均未成功。”IV在其博客“IV Insight”中发表一份声明。   

    关于白宫的宣布事项，IV称它仍在回顾今天有关专利改革的公告。   

    反应   

    所获得的美国利益相关者的反应似乎普遍是积极的。   

    消费电子协会（CEA）主席兼首席执行官加里．夏皮罗（Gary Shapiro）给了一个生动的回应称：“奥巴马总统今天打击专利断言实体的果断行动是在支持创新与创造就业机会，反对破坏美国企业的社会懦弱寄生虫。”   

    他说：“奥巴马的强有力做法明确指示当提交专利申请时由专利商标局来决定最终的企业所有者，并赋予法院在判定虚假专利诉讼的律师费用上享有更大的自由裁量权。总统还敦促国会确定控制专利流氓的立法方式，包括对最终用户的保护和‘败诉方支付’费用转移。”   

    “总统的行动是正确且必要的，因为针对数百万美国企业的诉讼威胁和已经提起的诉讼不断增多，这些企业除了使用普通的网络工具或试图制造和销售融合普通技术的产品外并没有做错什么，”夏皮罗说，“从最小的新创办公司到最大的世界五百强公司都正在遭受因诉讼威胁或已起诉所带来的巨大浪费。一个公司必须认真对待每一个威胁。应对这些官司的成本直接影响一个公司的盈亏，需将时间和资源从研究中抽离出来并要雇佣美国人。”   

    他说：“专利流氓诉讼目前在所有专利诉讼中占主导地位。此外，它们常常由海外投资者和律师事务所提起，这些海外投资者和律所会勒索企业，企业会计算这样解决比花费六位数或七位数的成本去打一场专利官司要便宜。”   

    公共知识的专利改革项目主任查尔斯．杜安（Charles Duan）在一份声明中说：“正如我们最近几周看到的，滥用专利的做法已成为引起立法者注意的严重问题。高兴的是，政府提出了新的改革建议，并且支持目前由参议员科宁（Cornyn）和舒默（Schumer），众议员古德拉特（Goodlatte）、多依奇(Deutsch)、迪法吉奥（DeFazio）和查菲兹（Chaffetz）提出的法案中的许多观点。此外，五项行政措施解决了专利质量、ITC的专利执法、给美国消费者和企业带来的严重问题的专利事宜等问题。”他呼吁国会能遵循这些规定。   

    由十几家致力于改革ITC的公司组成的ITC工作组执行主任马特．塔尼尔利安（Matt Tanielian）称“今天宣布的专利改革计划的关键点是它呼吁对日渐增多的专利流氓滥用ITC程序采取行动。该计划呼吁ITC与法院在eBay案件裁决上建立更多一致性。正如白宫所倡导的，为获得禁令设定更为合理的标准将使PAE利用ITC程序向合法企业索取许可费变得更加困难。白宫很清楚地认识到专利流氓正在日益将ITC作为他们在美国进行商业运作的一个平行场所有时是首要的场所。为了真正遏制滥用专利诉讼趋势，国会必须解决法院与ITC都碰到的滥诉问题。”   

    计算机与通信行业协会（CCIA）称：“最重要的行政命令针对过于宽泛的专利，并给予专利审查员他们所需的培训和工具，因此他们将开始不再批准那些专利。目的是为了减少大量低质量专利以便让专利流氓将来无法滥用该体制。其他建议有利于解决专利流氓通过基于不可靠理由采取法律行动的威胁从那些无法承担官司费用的合法公司获得金钱的问题。”   

    CCIA首席执行官和主席埃德．布莱克（Ed Black）在一份声明中称：“这些白宫建议应该为那些长期以来不得不适应日益衰竭、成本高且不公平的监管制度的企业提供真正的救济方法，这些监管制度因那些试图滥用它的人而变得不平衡。政府的声明承认专利制度已经失控并且不能发挥其建立者预期所希望的功能。专利制度不再与权利有关，或者甚至在法庭上谁是对的都没有关系，反而往往谁有资本，谁就可以将法律制度和专利作为打击美国创新企业的武器。我们需要一个平衡的专利体系，这个体系建立在真正地对旨在推进而非阻碍创新的监管制度进行成本收益分析的基础上。”   

    美国富理达律师事务所合伙人马特．史密斯（Matt Smith）在一份声明中明确了政府公告中的一些关键点。他说，白宫方面“清晰地表达了其希望专利法发展的方向。紧跟在专利改革立法这一重大事件之后是不寻常的。白宫提出的某些建议取决于执行情况，可能会极大地影响专利所有者与被控侵权者之间权力的平衡。”   

    他还指出，虽然立法建议有可能会更加强有力，但行政措施或许最终将产生更大的影响，因为它们不需要国会批准，更有可能会被执行。他说：“在通过《2011年美国发明法案》后，国会或许很难立刻为这些建议积聚充足的能量。”   

    史密斯还特别指出第4项立法建议“十分重要”。他说：“取决于执行情况，如果零售商为了转售购买了‘现成’商品，它可以免除零售商专利侵权的责任。这将迫使专利所有者将目标指向生产商或上游的供应商。这可能是一个积极的措施，因为它将责任落到了有权对产品进行再设计的一方的手上。然而，在某些情况下，或许在美国没人会为专利侵权承担责任，从而使生产商能充分利用美国市场而不用担心专利侵权。”   

    斯密斯说，第5项立法建议同样“非常重要”。“如果ITC申请Ebay诉MercExchange案的测试，非竞争者在ITC获得救济的机率会十分小。这将使ITC在非竞争对手间的纠纷中相对地丧失吸引力，甚至在没有涉及专利流氓的情况中也是如此。”   

    最后，斯密斯指出第2项行政措施“十分重要”。因为“如果PTO以一种极端方式限制了‘功能性申请’，基于软件的技术性专利或许会消失，因为主张软件的专利没有使用功能性描述是十分不易的。”   

    盛德国际律师事务所合伙人韦恩．温特斯（Vern Winters）说：“总统的建议反映了解决一系列复杂问题的一种平衡和细致的方法。正如白皮书中列举的经济数据所反映的，PAE诉讼反映出来的问题相当突出。由于更多的PAE寻求ITC而非地方法院的保护，要求ITC的排除令受限于地区法院永久性禁令的同等要求能恢复平衡并解决最近出现的择地行诉问题。”   

    至少有一个声音是批评建议的，美国专利代理人格雷格．阿罕罗尼安（Greg Aharonian）在他的博客上发表评论称这些措施无法解决PTO所批准专利的质量中所存在的根本问题。他说收紧针对软件专利的功能性权利主张并创建专门词汇是一个“毫无意义的建议”，因为这个问题多年来已经得到解决。此外，他说：“法院和PTO都从未正确定义过‘功能性’。如果没有明确定义‘功能性’、‘抽象的’或者‘明显的’是什么意思，那么如何期望申请者更好地写出‘功能性’权利主张，审查员如何收紧更多的‘功能性’权利主张。”   

    阿罕罗尼安还对“允许对法院认定为滥用的诉讼进行制裁”的修改建议持争议态度。除了对一个已到期专利提起诉讼外，他询问法官应当采纳哪种“滥用”定义。他说，真正的问题是为什么有那么多专利最初获得批准。   

    他还称这些建议对避免在法庭之外向勒索的专利流氓支付大量金钱来说没有任何作用。他说：“除非新举措能够适用于诸如IBM等大的专利流氓始祖，否则没有任何意义。阅读16年前即1997年3月17日商业周刊有关IBM的流氓之路（拖饵钓鱼行为）的文章，其他人开始学会正在玩的游戏。”IBM很少，如果曾经有的话，起诉一家公司，取而代之的是向公司输送大量专利供其考虑，直到他们妥协并许可IBM投资组合中的部分专利，这是一种有利可图的做法。   

    阿罕罗尼安预计该计划真正的意图视为了在更多立法细节方面获得支持，首先是商业方法专利（第3项立法建议），然后是所有与计算机有关的专利（他说占所有已批准专利的50%），最后是所有专利。   

    他说：“再一次，建议里没有任何地方涉及到PTO管理改革、使PTO管理更具有问责性、去除那些造成专利授予后令人头痛的垃圾专利等问题。为什么？为什么不治疗这些弊病，而是应付症状？难道奥巴马真的不关心专利制度吗？”

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2013-06-20